東京高等裁判所 平成３年（行ケ）６８号 判決 1992年12月15日
アメリカ合衆国テキサス州７７０１７、ヒューストン、パーク・プレース・ブールバード８６００
原告
テキサス・ペトロケミカルス・コーポレーション
代表者
ジョン・テー・シェルトン
訴訟代理人弁護士
大場正成
同
鈴木修
同 弁理士
社本一夫
同
野口良三
東京都千代田区霞が関３丁目４番３号
被告
特許庁長官
麻生渡
指定代理人
茂原正春
同
田中靖紘
同
田辺秀三
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第１ 申立て
１ 原告
「特許庁が平成１年審判第１２７３２号事件について同２年１０月４日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決
２ 被告
主文と同旨の判決
第２ 事案の概要
１ 当事者間に争いのない事実
訴外ペトローテックス・ケミカル・コーポレーションは、発明の名称を「Ｃ4流体中からのイソブテンの分離方法」とする発明（以下「本願発明」という。）について、１９８０年１０月２３日のアメリカ合衆国出願に基づく優先権を主張して、昭和５６年１０月２２日、特許出願をしたところ、原告は、上記ペトローテックス社から、本願発明に係る特許を受ける権利の譲渡を受け、昭和６２年７月８日、その旨特許出願人名義変更の届出をしたが、平成元年４月１３日、拒絶査定を受けたので、同年８月１４日、審判の請求をした。特許庁は、この請求を同年審判第１２７３２号事件として審理した結果、平成２年１０月４日、上記請求は成り立たない、とする審決をした。
審決の理由の要点は、本願発明の要旨は、「１．主としてＣ4炭化水素類より成り、イソブテンとｎ－ブテンを含有し、該イソブテン含有量が０・５ないし６０モル％である仕込流体からイソブテンの分離方法において、(a)該仕込流体を液相において３０ないし８０℃の反応器中の固定床のカチオン交換樹脂と接触させ、該仕込流体を０・５ないし１２液体毎時空間速度で供給する、但し、該仕込流体は水および／又はｔ－ブチルアルコールを実質的に含まない；(b)イソブテンをＣ16炭化水素またはそれ以下の数平均分子量を有するそのオリゴマーを形成するように反応させ、該Ｃ4炭化水素とオリゴマーとより成り、かつ該仕込流体よりもイソブテン含有量が著しく小さい生成物液流を形成する；(c)該生成物液流を該反応器より取り出す；ことより成る該仕込流体からのイソブテンの分離方法。」（本願明細書の特許請求の範囲の項の記載と同じ。）であるところ、本願の出願日（優先権主張日）前に出願され、本願の出願日後に出願公開された特願昭５５－１１７６９４号の願書に最初に添付された明細書（特開昭５７－４２６３９号公報参照、以下「先願明細書ロ」という。）に記載された以下の発明（以下「引用発明」という。）と同一であるから、特許法２９条の２に基づき特許を受けられないとするものである。
すなわち、審決は、先願明細書ロには、イソブテン含有量の低いｎ－ブテンを得ることを目的として、ｎ－ブテン留分を水又は／及び第３級ブチルアルコール（「ＴＢＡ」ともいう。）の存在下に、マクロポーラス型陽イオン交換樹脂と接触させることにより、該ｎ－ブテン留分中に含まれるイソブテンを重合して低重合体とし、ついでｎ－ブテン留分を分離することからなるｎ－ブテンの精製法に係る発明が記載され、該発明の実施例に対する比較例として、陽イオン交換樹脂を充填した縦型反応器に、イソブテン３・５モル％、１－ブテン４８・９モル％、２－ブテン４・７モル％、ブタン類４２・９モル％から成るＣ4炭化水素混合物を、水若しくは第３級ブチルアルコールを含まない状態で供給し、温度７０℃、液時空間速度０・５、圧力１５kg／cm2でイソブテンの低重合反応を行ってイソブテン含有量が０・１モル％に減少したｎ－ブテン含有留分を得る方法の発明、すなわち引用発明が記載されている（実施例１の反応操作に関する記載及び第１表中の実験番号１０の反応条件を参照）とした上で、本願発明を引用発明と対比し、以下のとおり、両発明は同一であるとした。
<１> 本願発明は、イソブテン含有量の少ないｎ－ブテンを得ることも発明の目的としているものであるところ、引用発明もイソブテン含有量が低減されたｎ－ブテン留分を得るための方法であるから、両者は、イソブテン含有量の少ないｎ－ブテンを得るための方法である点で目的が共通する。
<２> 上記目的を達成するために採用している手段を比較すると、引用発明における被処理Ｃ4炭化水素混合物、すなわち、仕込流体のイソブテン含有量は３・５モル％であって、本願発明における仕込流体のイソブテン含有量である０・５～６０モル％の範囲に包含されるものである上、引用発明におけるＣ4炭化水素混合物は水も第３級ブチルアルコールも含まないものであるから、両者は仕込流体の組成において一致する。
そして、先願明細書ロには、陽イオン交換樹脂を充填させた反応器にＣ4炭化水素混合物を供給して反応させる操作は、反応条件でｎ－ブテン留分を液相に保持できる圧力下に行うべきこと、及び、ｎ－ブテン留分と陽イオン交換樹脂との接触は、通常、固定床式で行われるとの記載（前記公報３頁右下欄参照）があることからみて、引用発明の反応操作を説明している先願明細書ロの実施例１における、陽イオン交換樹脂を充填した縦型反応器を使用する接触操作は、陽イオン交換樹脂から成る固定床に液状のＣ4炭化水素混合物留分を供給する接触操作を説明するものと認められるところ、本願発明も、仕込流体を液相で反応器中の固定床のカチオン交換樹脂と接触させる接触操作を採用するものであるから、両者はカチオン交換樹脂を触媒として使用する点で一致するとともに、仕込流体と触媒の接触操作においても一致する。
加えて、引用発明で採用されている反応温度７０℃、液時空間速度０・５ｖ／ｈｒ／ｖ及び圧力１５kg／cm2という反応条件は、いずれも本願発明に採用されている温度、液時空間速度及び圧力条件を規定する数値範囲に包含されるものであるから、上記の接触反応を行うために採用される反応条件においても両者は一致する。
<３> 以上のとおり、イソブテン含有量が減少されているｎ－ブテン留分を得ることを目的とし、その目的達成のために本願明細書の特許請求の範囲に記載された方法を採択して構成されている本願発明は、引用発明と目的及び構成において一致するから、両者は同一発明である。
そして、本願発明の発明者が、引用発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時において、その出願人が前記特願昭５５－１１７６９４号出願の出願人と同一であるものとも認められないから、本願発明は、特許法２９条の２により特許を受けることができない。
２ 争点
本件の争点は、本件審判手続に、特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反する違法があるか否かである。
(1) 争点に関する原告の主張
引用発明については、拒絶理由通知を受けていない。
特許庁は、本件出願に対し、昭和６３年７月２１日付けで、特願昭５５－１１７６９３号の願書に最初に添付された明細書（特開昭５７－４２６３８号公報参照、以下「先願明細書イ」という。）及び先願明細書ロを引用し、「上記各引用出願の明細書中には、Ｃ4炭化水素留分をカチオン交換樹脂と接触反応させ、該Ｃ4炭化水素留分中のイソブテンをオリゴマー化することによってイソブテンの含有量を小さくすることが記載されて（いる）・・・」との意見を付した拒絶理由の通知をした（甲第８号証、以下、この通知書を「本件拒絶理由通知書」という。）。そこで、原告は、平成１年２月２３日付け意見書を提出するとともに、同日付けで手続補正書を提出し、発明の名称及び特許請求の範囲の記載を補正したところ、特許庁は、平成１年４月１３日付けで前記拒絶理由通知と同一の理由で拒絶査定をした（甲第９号証）。そこで、原告は、審判を請求するとともに、平成１年９月１３日付けで特許法１７条の２第４項に基づき手続補正書を提出して特許請求の範囲の記載を補正したところ、特許庁は新たな拒絶理由通知を発することなく、要旨、前記内容の審決をした。
しかし、本件拒絶理由通知書において拒絶理由として示された発明は、いずれもイソブテンの重合工程に水及びＴＢＡが存在する方法であり、引用発明を含むものでないことは、以下に述べるとおりである。
まず、先願明細書イ及びロに記載された発明においては、イソブテンを含有するＣ4炭化水素混合物からイソブテンを水と反応させてＴＢＡとして除去したあとのｎ－ブテン留分中の残留イソブテンをマクロポーラス型陽イオン交換樹脂で重合させるものであるが、この重合工程に関し、先願明細書イには「・・・ｎ－ブテン留分には適度なＴＢＡおよび水が存在しており、イソブテン低重合工程における触媒活性劣化の防止と選択率の向上の役割を果たしている。」（２頁右下欄４ないし７行）と記載されており、上記重合工程で第３級ブチルアルコールと水が存在する方法であることは明らかである。また、先願明細書ロに係る発明は、その特許請求の範囲の記載からも明らかなように、ｎ－ブテン留分を水又は／及び第３級ブチルアルコールの存在下にマクロポーラス型陽イオン交換樹脂と接触させることにより、ｎ－ブテン留分中に含有されるイソブテンを重合させ分離する発明であり、これもイソブテン重合工程に水又はＴＢＡないしその両者が存在するものである。
これに対し、引用発明は、先願明細書ロ記載の発明の比較例として記載された発明であるところ、比較例とは、発明が解決しようとする課題を示す従来技術による例であり、技術的課題を解決した発明（明細書が本来開示しようとする発明）と対比的に示され、効果のないものとして記載されたものであって、課題を解決するための手段から意識的に除外されたものである。これを先願明細書ロの記載に即してみると、引用発明に関する記載は「比較のために水若しくはＴＢＡを存在させない場合・・・についての実験結果を比較例として第１表に併記した（実験番号９～１２）。」とあるのみで、しかも、その比較実験例も、水及びＴＢＡのいずれも存在しない例は比較例９及び１０のみである上、反応条件が本願発明と重なりあうものは比較例１０、すなわち引用発明のみであり、さらに、引用発明自体についてみても、実験データとして記載されているものは、反応開始２４時間後及び反応開始７日後の２つのケースだけで、この実験結果も、確かに反応開始２４時間後では他の実施例と同程度にイソブテンを除去できているが、反応開始７日後ではイソブテン含有量が２・５１モル％もあり（２３・３％しか除去できていない。）この反応開始７日後のデータから、引用発明は実施例と比較して、短時間に触媒が劣化し、従って劣るものと断定しているのである。そもそも、先願明細書ロには、「石油化学製品の原料とするｎ－ブテンとしてはイソブテンの含量を極めて低くする必要がある。また、イソブテンの低重合化反応を行う固体触媒は、触媒寿命が短いという問題がある。」（甲第６号証２枚目左上欄７～９行）と記載してあるように、イソブテンの低重合化反応によるイソブテンの除去は、理想としては全てのイソブテンの除去を目指しているのであり、多量のイソブテンが残留してしまうような方法は使い物にならないのである。このことは、本願発明においても同様である。したがって、本願発明と同様に「イソブテンの含有量を小さくする」ことが記載されているという以上、ある程度長期間に亙り、イソブテン残量がほとんどない状態であることが示されていなければならないところ、引用発明がかかる発明に該当しないことは比較例としての位置づけからも明らかである。また、先願明細書イには、引用発明のように水及びＴＢＡのいずれも存在しない発明の記載はなく、先願明細書ロと共通する発明は、マクロポーラス型陽イオン交換樹脂（カチオン交換樹脂の一種）とｎ－ブテン留分（Ｃ4炭化水素留分）を接触させてイソブテンを低重合させるという反応において、水又はＴＢＡのいずれか又は両者が存在する方法であって、これ以外に両者に共通する発明は存在しない。そして、この方法において、イソブテン低重合工程の反応条件は、反応温度、ＬＨＳＶ共完全に共通しているのであり、本件拒絶理由通知書が「Ｃ4炭化水素留分をカチオン交換樹脂と接触させて、該Ｃ4炭化水素留分中のイソブテンをオリゴマー化することによってイソブテンの含有量を小さくすることが記載されて（いる）」というのは、かかるイソブテンの低重合反応に関する方法のことであり、審決が「反応の条件（温度、ＬＨＳＶ）も本願発明と格別異なるところはない」とする反応条件は、上記の共通する反応条件をいうものである。したがって、本件拒絶理由通知書が、先願明細書イ及びロに共通して「イソブテンの含有量を小さくすることが記載されて（いる）」という以上、両明細書において、各先願発明が意図する程度の「小ささ」を意味しているものと理解する他はないところ、具体的にいかなる程度のイソブテン含有量が許容範囲であるかをみると、先願明細書イに「通常はイソブテンの含有量が、ｎ－ブテンに対して０・５モル％以下、好ましくは０・３モル％以下となるように適宜選択する。」（甲第７号証２３２頁左下欄下から３行ないし右下欄２行）との記載等からすると、前記の「イソブテンの含有量を小さくする」とは、少なくともｎ－ブテンに対して０・５モル％以下となるようにすることが両先願明細書に共通に記載された量であるとみるのが相当である。
したがって、前記のように、本件拒絶理由通知書は「イソブテン含有量を小さくする」発明を引用したところ、引用発明はかかる発明に該当しないから、これが本件拒絶理由通知書で引用されたことにならないことは明らかである。
(2) 被告の反論
本件拒絶理由通知書において先願明細書イ及びロを引用した上、原告指摘の前記記載を付記した事実は認めるが、原告の主張はいずれも前提を誤るものであって、失当である。すなわち、先願明細書ロは水の存在下にイソブテンの重合工程を実施する発明であるとは特定されていないから、原告の主張は前提において誤っている。すなわち、拒絶査定に引用された先願明細書ロは、水及びＴＢＡが存在しない引用発明を包含しているのであり、この引用発明を本願発明と同一発明として引用したものであるから、審決において新たに引用発明を拒絶理由として引用したものではない。
原告は、本件拒絶理由通知書の「イソブテンの含有量を小さくする」との記載は、ほとんどイソブテンが残留していない程度に減少させるとの趣旨に理解すべきであるとし、引用発明はかかる方法に該当しないから、拒絶理由通知書で引用された先願発明に該当しないと主張する。しかしながら、本件拒絶理由通知書には、原告主張のように「ほとんどイソブテンが残留していない程度に減少させる」との意味で「イソブテンの含有量を小さくする」と記載したことを窺わせる記載はないから、原告主張はその前提を誤っており、失当である。
仮に、「イソブテンの含有量を小さくする」との趣旨が、原告主張のとおりであるとしても、比較例１０において、反応開始７日後近くまで、若しくは最小にみても２４時間経過後までは原告が主張するように「ほとんどイソブテンが残留していない程度に減少させる」ものであるから、反応開始２４時間後まではいわゆるＣ4炭化水素の分離精製目的のために用い得る技術であることは明らかである。
第３ 証拠
証拠関係は書証目録記載のとおりである。
第４ 争点に対する判断
先願明細書ロに前記審決の理由の要点に摘示した引用発明が記載されていること、並びに本件拒絶理由通知書が、先願明細書イ及び同ロを引用した上、「上記各引用出願の明細書中には、Ｃ4炭化水素留分をカチオン交換樹脂と接触反応させ、該Ｃ4炭化水素留分中のイソブテンをオリゴマー化することによってイソブテンの含有量を小さくすることが記載されており、・・・」との記載を付記していた事実はいずれも当事者間に争いがない。
そこで、検討するに、当事者間に争いのない先願明細書ロの引用発明に関する前記記載をみると、そこに引用発明の構成が当業者において容易に実施できる程度に記載されていること自体は原告においても明らかに争わないところであり、原告の主張は、要するに、先願明細書ロに前記のように記載された比較例である引用発明も特許法２９条の２第１項にいう「・・・願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明」に当たることを前提として、この比較例が本件拒絶理由通知書に記載されていないという点にある。しかして、成立に争いのない甲第２号証の２及び同第３ないし６号証によれば、審決認定のとおり、本願発明と引用発明は同一であると認めることができる。また、前記の争いのない事実によれば、本件拒絶理由通知書において示された拒絶の理由は、本願発明と先願明細書イ、ロに記載された発明は同一であるとする点にあることは明らかであるところ、水及びＴＢＡのいずれをも含まない発明で本願発明と反応条件を同じくするものは先願明細書ロに記載の比較例１０、すなわち、引用発明であることは前記認定のとおりであるから、本件拒絶理由通知書が引用発明を引用していることは明らかというべきである。
そこで進んで、原告主張のように、本件拒絶理由通知書において引用発明を除外していると解する特段の事情があるか否かについて検討する。
まず、原告は、引用発明は、先願明細書ロ記載の発明の比較例として記載された発明であり、明細書が技術的課題を解決したものとして本来開示しようとした発明と対比された効果のない発明として意識的に除外された発明であるから、たとえ記載されていたとしても、これを引用したことにはならないと主張する。
前掲甲第６号証によれば、確かに、引用発明は、先願明細書ロの記載中においては、比較例として記載されたものであることが認められるところ、比較例が当該発明の実施例に比して効果の劣る従来技術に基づく発明を記載したものであることは原告主張のとおりである（４頁左欄末行ないし右欄４行及び同頁第１表）。しかしながら、引用発明が比較例として上記のような位置づけを付与された発明であるとしても、引用発明が特許法２９条の２第１項の先願明細書に記載された発明に当たるか否かについては、引用発明の構成が当業者において容易に実施できる程度に記載されているか否かの問題であり、引用発明が本願発明と同一発明であるとして引用されていることは既に認定したとおりである。したがって、引用発明が比較例であることを理由とする原告の前記主張は採用できない。
次に原告は、本件拒絶理由通知書には、「上記各引用出願の明細書中には、Ｃ4炭化水素留分をカチオン交換樹脂と接触反応させ、該Ｃ4炭化水素留分中のイソブテンをオリゴマー化することによってイソブテンの含有量を小さくすることが記載されて（いる）・・・」と付記されているところ、「イソブテンの含有量を小さくする」という以上、ある程度長期間に亙り、イソブテン残量がほとんどない状態であることが示されていなければならないところ、引用発明はかかる発明に該当しないから、本件拒絶理由通知書において引用されていないと主張する。なるほど、前掲甲第６号証によれば、前記のとおり本願発明と反応条件が同一であるところの比較例１０をみると、当初３・５モル％であったイソブテンが、反応開始２４時間後では、０・１０モル％、反応開始７日後では２・５１モル％であるのに対し、実施例においては、反応開始７日後においても０・０５ないし０・１６モル％であることが認められる。この事実によれば、確かに、引用発明においては、先願明細書ロの特許請求の範囲に記載の発明に比較してイソブテン含有量の低下が反応開始７日後において劣ることは明らかであるが、当初の含有量に比べてイソブテンの含有量が小さくなっていることは否定できないところである。そして、本件全証拠を検討しても、本件拒絶理由通知書に記載された「イソブテンの含有量を小さくする」とは、先願明細書ロの実施例に記載の程度をいうものと限定して解釈する根拠は認め難いことからすると、引用発明が前記の本件拒絶理由通知書に付記された場合に当たらないと解することはできないものというべきである（なお、本願発明は「イソブテン含有量が著しく小さい生成物液流を形成する」ことをその構成要件としているが、「著しく小さい」との記載は抽象的であり、特許請求の範囲の記載においてこれについて何ら限定を付していないから、引用発明が「イソブテンの含有量を小さくする」ものであっても、本願発明との同一性が否定されるものではない。）。
原告は、先願明細書ロには、「石油化学製品の原料とするｎ－ブテンとしてはイソブテンの含量を極めて低くする必要がある。また、イソブテンの低重合化反応を行う固体触媒は、触媒寿命が短いという問題がある。」（甲第６号証２枚目左上欄７～９行）と記載してあるように、イソブテンの低重合化反応によるイソブテンの除去は、理想としては全てのイソブテンの除去を目指しているのであり、多量のイソブテンが残留してしまうような引用発明は使い物にならないから、本件拒絶理由通知書において引用されていないと主張するが、先願明細書ロにおける引用発明の位置づけの問題と本願発明と同一の発明が先願明細書ロに開示されているか否かを問題とする本件拒絶理由通知書における記載の解釈の問題とは自ずから性質を異にする問題である上、本件拒絶理由通知書における前記の付記を原告主張のように限定して解釈する根拠は見いだし難いから、原告のこの点に関する主張も採用できない。
また、原告は、引用発明は、先願明細書イ及びロに共通して記載されている発明とはいえないから、引用発明は両先願明細書を併記する本件拒絶理由通知書が引用している発明に該当しないと主張するが、本件拒絶理由通知書の前記記載を原告主張のように、両先願明細書に共通して記載された発明のみを引用したものと限定して解釈する根拠はないから、前記主張はその前提を誤るものであって、採用できない。
そうすると、原告の主張はいずれも採用できないから、審決には、特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違反する違法があるとはいえない。
第５ 結論
以上のとおり、本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条を適用して主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 松野嘉貞 裁判官 濱崎浩一 裁判官 田中信義）